Экспертиза патентных заявок в США
После того, как патентная заявка прошла предварительную экспертизу, на которой заявка проходит проверку на соответствие формальным требованиям патентного законодательства, ей присваивается регистрационный номер, и данная заявка направляется эксперту для проведения экспертизы.
Требование об ограничении/выборе видовых признаков
В первую очередь, эксперт проверяет, чтобы в заявке было заявлено только одно отдельное изобретение или группа изобретений. Если два или более независимых и различных изобретений заявлены в одной заявке, или если пункты формулы охватывают множество независимых и различных вариантов осуществления изобретения, эксперт направляет заявителю требование об ограничении/выборе и предлагает выбрать группу пунктов или признаков, которыми следует ограничить формулу. После получения требования об ограничении/выборе заявитель имеет право подать ответ на требование эксперта в ведомство в течение периода, указанного в требовании, составляющего один или два месяца от даты его направления. В ответ на требование об ограничении/выборе заявитель может подать ответ без возражения, т.е. выбрать пункты формулы, относящиеся к одному из изобретений/одной группе изобретений или варианту осуществления изобретения, и исключить из формулы остальные пункты/варианты осуществления. При этом, исключенные пункты формулы могут быть оформлены выделенной заявкой. Другим вариантом ответа на требование об ограничении/выборе является ответ с возражением, включающий предоставление аргументов в пользу того, что изобретения, указанные экспертом, не являются независимыми и различными.
Следующим этапом экспертизы является проведение информационного поиска для того, чтобы определить является ли заявка патентоспособной. Изобретение должно быть новым (35 U.S.C. 102), неочевидным (35 U.S.C. 103), описанным надлежащим образом и доступным (35 U.S.C. 112(a)), а также изложено заявителем с применением ясных и точных терминов (35 U.S.C. 112(b)).
Если, по мнению эксперта, какой-либо из пунктов формулы является непатентоспособным, он направляет заявителю заключение эксперта, в котором отклоняет данные пункты. Если эксперт считает, что все пункты формулы являются патентоспособными, он направляет заявителю уведомление о разрешении патента.
Неокончательное заключение экспертизы (Non-final Office Action)
Если, по мнению эксперта, заявленное изобретение не относится к патентуемым объектам и/или не соответствует условиям патентоспособности, эксперт направляет заявителю неокончательное заключение эксперта. В неокончательном заключении эксперта эксперт также может выразить свое мнение касательно того, соответствует ли заявка формальным требованиям, установленным Патентным ведомством США.
В ответ на неокончательное заключение эксперта заявитель может предоставить аргументы в пользу патентоспособности заявленного изобретения и/или уточнить формулу и/или описание заявки с целью преодоления замечаний эксперта. Кроме того, заявитель или представитель заявителя может обсудить с экспертом делопроизводство по заявке по телефону.
Максимальный срок подачи ответа на заключение эксперта составляет 6 месяцев от даты его направления. Обычно, в заключении эксперта указан сокращенный срок, в течение которого может быть подан ответ без уплаты пошлины за продление срока. Сокращенный срок ответа на неокончательное заключение эксперта обычно составляет три месяца от даты его направления. Срок ответа на заключение эксперта может быть продлен до шести месяцев от даты его направления, в случае уплаты установленной пошлины. Если ответ не подан в указанный срок, заявка признается отозванной.
После получения и рассмотрения ответа заявителя на неокончательное заключение экспертизы (Non-final Office Action), Заявителю может быть направлено уведомление о разрешении патента (Notice of Allowance), неокончательное заключение эксперта (Non-final Office Action) или окончательное заключение эксперта (Final Office Action).
Окончательное заключение эксперта (Final Office Action)
Окончательное заключение эксперта может содержать те же замечания, которые были вынесены в неокончательном заключении эксперта, либо новые замечания. После получения окончательного заключения эксперта заявитель имеет право: 1) подать ответ на окончательное заключение эксперта в ведомство в течение трех месяцев с даты его направления, с правом продления указанного срока до шести месяцев, или 2) обжаловать решение эксперта в Комитете Патентных Апелляций и Столкновений (BPAI).
В первом случае, заявитель может подать «ранний» ответ на окончательное заключение эксперта в течение двух месяцев от даты его направления, и эксперт, как правило, рассматривает его в оперативном порядке. Результатом рассмотрения ответа заявителя может быть либо уведомление о готовности выдать патент, либо уведомление о наличии недостатков в заявке, которые все еще препятствуют принятию положительного решения (такое уведомление называется Advisory Action). Подача «раннего» ответа дает заявителю возможность оценить расположение эксперта и принять решение, целесообразно ли подавать окончательный ответ, или следует подавать апелляцию на решение эксперта.
После направления Advisory Action, крайним сроком подачи ответа на окончательное заключение эксперта уже считается либо дата направления Advisory Action, либо дата истечения трех месяцев от даты направления окончательного заключения эксперта, в зависимости от того, какая дата наступила позднее. В этом случае в целях продления срока ответа учитывается «переустановленный» крайний срок, но в любом случае окончательный ответ заявителя должен быть подан не позднее чем через шесть месяцев после направления окончательного заключения эксперта.
Важно отметить, что в ответ на окончательное заключение эксперта Заявитель имеет право откорректировать объем притязаний только в рамках формулы изобретения, в том числе исключить из формулы те пункты, которые признаны непатентоспособными, либо предоставить аргументы в пользу патентоспособности указанных пунктов формулы. Для того, чтобы внести существенные изменения в формулу изобретения, выходящие за ее рамки и требующие проведение повторного поиска на уровень техники, вместе с ответом необходимо подавать ходатайство о продолжении экспертизы (Request for Continued Examination (RCE)).
Если заявитель намерен обжаловать решение эксперта в Комитете Патентных Апелляций и Столкновений, он должен подать заявление об апелляции (Notice of Appeal) в течение трех месяцев от даты направления окончательного заключения эксперта, после чего в течение двух месяцев подготовить и направить обоснование апелляции (Appeal Brief).
Ходатайство о продолжении экспертизы (Request for Continued Examination (RCE)
После направления окончательного заключения эксперта, или подачи апелляции, или направления уведомления о готовности выдать патент, заявитель может подать ходатайство о продолжении экспертизы (Request for Continued Examination (RCE)) с оплатой соответствующей пошлины, но не позднее уплаты пошлины за выдачу патента, направления решения об отказе в выдаче патента или подачи апелляции против решения по заявке в судебном порядке.
С указанным ходатайством могут быть поданы заявление о раскрытии информации (Information Disclosure Statement), изменения материалов заявки, новые аргументы или экспериментальные данные в пользу патентоспособности заявленного изобретения. Если заявка находится на стадии окончательного заключения эксперта, такое ходатайство должно быть подано с ответом на замечания, приведенные в нем. После подачи такого ходатайства, экспертиза заявки возобновится, и любое изменение, внесенное в материалы заявки ранее, будет рассмотрено экспертом.